Schadensersatz nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie im Markenrecht BGH, Urteil vom 22.09.2021 – I ZR 20/21

Schadensersatz nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie im Markenrecht
BGH, Urteil vom 22.09.2021 – I ZR 20/21

Der Bundesgerichtshof (BGH) hat in seinem Urteil festgestellt, dass ein Schadensersatzanspruch im Rahmen der Lizenzanalogie auf Grundlage der Umsatzlizenz zu berechnen sein kann. Das komme ebenso in Betracht, wenn das Kennzeichen ausschließlich in der Werbung verwendet wurde und es keinen Umsatz gibt, der sich allein auf das markenrechtsverletzende Verhalten des Schädigers bezieht, wenn dieser die eigenen Produkte vertreibt und diese– abgesehen von der markenrechtsverletzenden Werbung – auch ordnungsgemäß anbietet. Denn es wirkt sich die dem Umsatzgeschäft vorgelagerte markenrechtsverletzende Werbung auf das Umsatzgeschäft aus und ist entsprechend nicht losgelöst zu betrachten. Indes sei der Unterschied zwischen der Markenbenutzung für die Produktnachbildung und die Nutzung der Marke im Zusammenhang mit der Werbung für eine an sich erlaubte eigene Tätigkeit bei der Höhe des angemessenen fiktiven Lizenzsatzes im Rahmen des Schadenserstazanspruches zu berücksichtigen. Für einen solchen Schadensersatzanspruch müssen also nicht einmal die Kennzeichnung und der Vertrieb von Produkten betroffen sein.
Eine Lizenzanalogie ist eine Form des Schadensersatzes, die im Recht des geistigen Eigentums und dabei insbesondere im Urheberrecht Anwendung findet. Der Rechteinhaber hat die Wahl, sobald sein Recht missbräuchlich oder ungenehmigt genutzt wird, wie er seinen Schadensersatzspruch berechnen möchte. Erfolgt die Berechnung, so wie im zu entscheidenden Fall, nach den Grundsätzen der Lizenzanalogie, ist maßgeblich, was vernünftige Vertragsparteien bei Abschluss eines Lizenzvertrages als Vergütung für die Benutzung des Kennzeichens vereinbart hätten, so der BGH. Dafür ist der objektive Wert der angemaßten Benutzungsberechtigung zu ermitteln, der in der angemessenen und auch üblichen Lizenzgebühr besteht. Damit der Lizenzsatz also angemessen ist, ist für dessen Bestimmung auf die verkehrsübliche Lizenzgebühr abzustellen, die für die Erteilung des Rechts zur Benutzung des Kennzeichens zu zahlen wäre. Hierfür kann als Ausgangspunkt für die Beurteilung die Bandbreite marktüblicher Lizenzsätze für die in Rede stehende Kennzeichenart hinzugezogen werden. So sind maßgebliche wertbildende Faktoren der Bekanntheitsgrad und auch der Ruf des Zeichens. Entscheidend ist auch das Maß der Verwechslungsgefahr und dabei insbesondere der Grad der Zeichenähnlichkeit. Ebenso sind der Umfang und die Dauer der Verletzungshandlung zu berücksichtigen als auch die Intensität und ein etwaiger Markenverwirrungsschaden dieser. Jedoch ist zu beachten, dass der Lizenzsatz nicht durch einen etwaigen Verletzerzuschlag erhöht werden darf. Jedoch kann der Marktverwirrungsschaden bei der Berechnung mit hinzugezogen werden.
So kann der Rechteinhaber seine Rechte stufenartig geltend machen. Er kann zunächst Auskunft über den Umfang der rechtsmissbräuchlichen Nutzung verlangen, um sodann basierend auf diesen Angaben die fiktive Lizenzgebühr zu berechnen. Danach wird die Gebühr in einer Klage geltend gemacht.